Einleitung: Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am 03.12.2024 ein wichtiges Urteil zur Ausführbarkeit von Wertebereichen in Patenten gefällt (Az.: X ZR 131/22). Das Urteil präzisiert die Anforderungen an die Offenbarung von nur in einer Richtung begrenzten Wertebereichen und bestätigt die bisherige Rechtsprechung des BGH zu dieser Thematik.
Der Fall betrifft ein Patent im Bereich der Cer-Zirkonium-Mischoxide, genauer "Cer-Zirkonium-Mischoxid III". Das Patent wurde vom Bundespatentgericht (BPatG) in München am 25. Oktober 2022 teilweise widerrufen (Az.: 3 Ni 39/20 (EP)). Gegen diese Entscheidung wurde Revision beim BGH eingelegt.
Im Mittelpunkt des Verfahrens stand die Frage, unter welchen Voraussetzungen ein nur in einer Richtung begrenzter Wertebereich in einem Patent als ausreichend offenbart gilt. Konkret ging es darum, ob der Patentinhaber die Erfindung so beschrieben hat, dass ein Fachmann sie nacharbeiten kann. Dies ist eine zentrale Voraussetzung für die Patentierbarkeit.
Der BGH bestätigte seine frühere Rechtsprechung in den Urteilen "Cer-Zirkonium-Mischoxid I" (X ZR 32/17) und "Cer-Zirkonium-Mischoxid II" (X ZR 34/17) sowie "Cerdioxid" (X ZR 54/19). Der Senat stellte klar, dass ein nur in einer Richtung begrenzter Wertebereich ausführbar offenbart sein kann, wenn die Erfindung eine verallgemeinerbare Lehre enthält, die es dem Fachmann ermöglicht, den im Patent angegebenen Höchst- oder Mindestwert zu übertreffen. Wenn eine solche Lehre fehlt, muss das Patent mindestens ein konkretes Ausführungsbeispiel enthalten, das den beanspruchten Wert erreicht, oder konkrete Hinweise geben, wie dieser Wert erreicht werden kann.
Der BGH wendete diese Grundsätze sowohl auf nach oben als auch auf nach unten begrenzte Wertebereiche an und betonte, dass die Anforderungen insbesondere dann gelten, wenn das Erreichen eines niedrigen Wertes nicht ohne weiteres möglich ist.
Das Urteil bekräftigt die Bedeutung der ausführbaren Offenbarung in Patenten und bietet Klarheit für Patentinhaber und Wettbewerber. Es unterstreicht die Notwendigkeit, bei der Formulierung von Patentansprüchen mit Wertebereichen sorgfältig darauf zu achten, dass die Erfindung für den Fachmann tatsächlich nacharbeitbar ist. Die Entscheidung dürfte insbesondere im Bereich der Materialwissenschaften relevant sein, wo oft mit spezifischen Messwerten und Grenzbereichen gearbeitet wird.
Die Entscheidung des BGH liefert wichtige Hinweise zur Ausführbarkeit von Wertebereichen in Patenten. Sie stärkt die Rechtssicherheit und verdeutlicht die hohen Anforderungen an die Offenbarung von Erfindungen. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Rechtsprechung in zukünftigen Patentstreitigkeiten auswirken wird.