Verwechslungsgefahr zwischen "Tomoil" und "Tamoil": BPatG entscheidet im Markenstreit

Einführung: Das Bundespatentgericht (BPatG) hat in einem kürzlich veröffentlichten Beschluss vom 4. März 2025 (Az. 28 W (pat) 39/22) über die Verwechslungsgefahr zwischen den Marken "Tomoil" und "Tamoil" entschieden. Der Fall beleuchtet die komplexen Kriterien der Markenähnlichkeit und Warenähnlichkeit im deutschen Markenrecht.

Sachverhalt:

Die Inhaberin der Marke "Tomoil" (angemeldet am 15. Juli 2019 für diverse Waren der Klasse 4, darunter "Technische Öle und Fette", "Brennstoffe" und "Kerzen und Dochte für Beleuchtungszwecke") sah sich mit einem Widerspruch der Inhaberin der älteren Marke "Tamoil" (IR-Marke 488 118, angemeldet 1984) konfrontiert. Die Widerspruchsmarke "Tamoil" ist unter anderem für "Erdölprodukte wie Benzin" und "Öle und Schmierstoffe" geschützt.

Rechtliche Probleme:

Kern der Auseinandersetzung war die Frage, ob zwischen den beiden Marken Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 107 Abs. 1 MarkenG besteht. Hierbei spielten die Ähnlichkeit der Marken in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht sowie die Ähnlichkeit der geschützten Waren eine entscheidende Rolle. Weiterhin war die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke im relevanten Zeitraum zu prüfen, da die Inhaberin der jüngeren Marke "Tomoil" die Nichtbenutzungseinrede erhoben hatte.

Entscheidung und Begründung:

Das BPatG gab der Beschwerde der Inhaberin der Marke "Tomoil" teilweise statt. Das Gericht bestätigte die Löschung der Marke "Tomoil" für einen Großteil der beanspruchten Waren, da hinsichtlich dieser eine Verwechslungsgefahr mit der Marke "Tamoil" bestehe. Insbesondere die klangliche Ähnlichkeit der beiden Marken wurde als hochgradig eingestuft. Das Gericht stellte fest, dass die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke "Tamoil" für "Treibstoffe" nachgewiesen sei. Hinsichtlich der Waren "Kerzen und Dochte für Beleuchtungszwecke" verneinte das BPatG jedoch die Verwechslungsgefahr, da diese Waren keine hinreichende Ähnlichkeit zu den von der Widerspruchsmarke geschützten "Treibstoffen" aufwiesen.

Auswirkungen:

Die Entscheidung verdeutlicht die Bedeutung der sorgfältigen Auswahl von Marken und die Notwendigkeit, die rechtserhaltende Benutzung älterer Marken im relevanten Zeitraum nachzuweisen. Der Fall zeigt auch die komplexen Abwägungen, die bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Markenrecht erforderlich sind, insbesondere im Hinblick auf die Wechselwirkung zwischen Markenähnlichkeit und Warenähnlichkeit.

Schlussfolgerung:

Die Entscheidung des BPatG liefert wertvolle Hinweise für die Praxis des Markenrechts. Sie unterstreicht die Notwendigkeit einer umfassenden Prüfung der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren. Zukünftige Entwicklungen in der Rechtsprechung bleiben abzuwarten, insbesondere im Hinblick auf die Anforderungen an den Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung.

Quellen:

• Bundespatentgericht, Beschluss vom 04.03.2025, Az. 28 W (pat) 39/22