Kostenentscheidung im Markenrechtsstreit um "MonoDec" und "MONDECO"

Einführung: Der folgende Artikel befasst sich mit einer kürzlich ergangenen Entscheidung des Bundespatentgerichts (BPatG) vom 16. Dezember 2024 (Az. 28 W (pat) 541/21) bezüglich der Kostenentscheidung in einem Markenrechtsstreit. Der Fall beleuchtet die Kriterien für die Kostenverteilung nach Rücknahme einer Beschwerde und bietet Einblicke in die Anwendung von § 71 MarkenG.

Sachverhalt:

Die Beschwerdeführerin hatte Widerspruch gegen die Eintragung der Wortmarke "MonoDec" (angemeldet für Waren der Klassen 6 und 19) durch die Beschwerdegegnerin eingelegt. Grundlage des Widerspruchs war die ältere Unionsmarke "MONDECO" der Beschwerdeführerin, eingetragen für Waren der Klassen 1, 2, 19 und 37. Die Beschwerdegegnerin erhob die Einrede der mangelnden Benutzung der Widerspruchsmarke. Die Markenstelle wies den Widerspruch zurück, da die Beschwerdeführerin die Benutzung ihrer Marke nicht ausreichend glaubhaft gemacht habe. Hiergegen legte die Beschwerdeführerin Beschwerde ein. Nach einem Hinweis des Senats auf die mangelnde Erfolgsaussicht der Beschwerde aufgrund fehlender Warenähnlichkeit nahm die Beschwerdeführerin die Beschwerde zurück.

Rechtliche Probleme:

Kernfrage des Verfahrens war, ob der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen sind. Gemäß § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG kann das Gericht die Kosten einem Beteiligten auferlegen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Dies setzt in der Regel ein sorgfaltswidriges Verhalten voraus, beispielsweise die Verfolgung eines von vornherein aussichtslosen Verfahrens.

Entscheidung und Begründung:

Das BPatG wies den Antrag der Beschwerdegegnerin auf Kostenauferlegung zurück. Das Gericht argumentierte, dass die Beschwerde nicht von vornherein aussichtslos gewesen sei. Zwar fehlte letztlich die erforderliche Warenähnlichkeit, jedoch war dies aufgrund der Überschneidung der Warenverzeichnisse in Klasse 19 nicht offensichtlich. Weder die Markenstelle noch die Beschwerdegegnerin hatten diesen Punkt vor dem Hinweis des Gerichts thematisiert. Die Beschwerdeführerin hatte zudem ausführlich zur Benutzung ihrer Marke vorgetragen. Die Rücknahme der Beschwerde nach dem gerichtlichen Hinweis könne daher nicht als mutwillig gewertet werden. Auch sonstige Anhaltspunkte für ein sorgfaltswidriges Verhalten lagen nicht vor.

Auswirkungen:

Die Entscheidung verdeutlicht, dass die Kostenauferlegung nach § 71 MarkenG einen Ausnahmefall darstellt und ein strenger Maßstab anzulegen ist. Die Rücknahme einer Beschwerde nach einem gerichtlichen Hinweis führt nicht automatisch zur Kostenpflicht. Entscheidend ist, ob die Beschwerde von vornherein aussichtslos war und ob die Beschwerdeführerin sorgfaltswidrig gehandelt hat.

Schlussfolgerung:

Der vorliegende Fall unterstreicht die Bedeutung einer sorgfältigen Prüfung der Erfolgsaussichten im Markenrechtsstreit. Die Kostenentscheidung des BPatG bestätigt, dass die Rücknahme einer Beschwerde nach einem gerichtlichen Hinweis nicht per se als sorgfaltswidrig gilt, solange die Beschwerde nicht von vornherein aussichtslos war.

Quelle: Bundespatentgericht, Beschluss vom 16.12.2024, Az. 28 W (pat) 541/21 (abrufbar über die Entscheidungsdatenbank des BPatG)