Einleitung: Ein kürzlich vom Bundesgerichtshof (BGH) entschiedener Fall beleuchtet die Auswirkungen der nachträglichen Nichtigerklärung einer Unionsmarke auf ein laufendes Markenverletzungsverfahren. Der BGH hat am 06.03.2025 einen Beschluss (Az. I ZR 89/23) gefasst, der die rechtlichen Konsequenzen einer solchen Nichtigerklärung verdeutlicht.
Die Klägerin, Inhaberin der Unionswortmarke "Nanotank" für Aquarien, klagte gegen die Beklagte wegen Markenverletzung. Die Beklagte hatte die Bezeichnung "NANOTANK" auf ihren Aquarienverpackungen verwendet. Das Landgericht und das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe gaben der Klage statt. Während des anhängigen Nichtzulassungsbeschwerdeverfahrens vor dem BGH erklärte das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum die Klagemarke für nichtig.
Zentral war die Frage, welche Auswirkungen die Nichtigerklärung der Marke auf das laufende Verfahren hat, insbesondere auf die Nichtzulassungsbeschwerde. Gemäß Art. 62 Abs. 2 UMV gelten die Wirkungen einer für nichtig erklärten Unionsmarke als von Anfang an nicht eingetreten.
Der BGH wies die Nichtzulassungsbeschwerde zurück. Die Nichtigerklärung der Marke führte zwar zur Erledigung der Hauptsache, da die Klage auf einer nicht mehr existierenden Marke basierte. Allerdings hatte keine Partei eine Erledigungserklärung abgegeben. Der BGH stellte klar, dass die Nichtigerklärung im Beschwerdeverfahren keine unmittelbaren Folgen hat. Es musste weiterhin geprüft werden, ob die Beschwerde zulässig und begründet ist. Da kein Zulassungsgrund vorlag, wurde die Beschwerde zurückgewiesen. Die Beklagten haben nun die Möglichkeit, Vollstreckungsabwehrklage nach § 767 ZPO zu erheben.
Der BGH betonte, dass die Nichtigerklärung zwar grundsätzlich den Revisionszulassungsgrund der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung gemäß § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 ZPO erfüllen kann. Da die Beklagten dies aber nicht geltend gemacht hatten und eine Zulassung von Amts wegen nicht möglich ist, blieb die Beschwerde unbegründet.
Die Entscheidung verdeutlicht die Bedeutung der Nichtigerklärung einer Marke für laufende Verletzungsverfahren. Sie zeigt auch die prozessualen Möglichkeiten der Parteien auf, wie die Erledigungserklärung oder die Vollstreckungsabwehrklage. Die Entscheidung unterstreicht die Notwendigkeit, die Zulassungsgründe im Beschwerdeverfahren explizit geltend zu machen.
Der BGH-Beschluss liefert wichtige Hinweise zum Umgang mit nachträglichen Änderungen der Schutzrechtslage in Markenverletzungsverfahren. Die Entscheidung stärkt die Rechtssicherheit und verdeutlicht die prozessualen Anforderungen an die Parteien.
Quelle: Bundesgerichtshof, Beschluss vom 06.03.2025 - I ZR 89/23